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由Star Scientific Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Company案看專利明確性之定義
國際智財新知
文/政大智財所99級洪于舒
2011年8月26日，美國聯邦巡迴上訴法院 ( CAFC ) 對於爭訟10年之久的Star Scientific Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Company一案作出裁決，判決原告Star Scientific Inc.所持有之系爭專利6,202,649號 ( 下簡稱649專利 ) 與6,425,401號 ( 下簡稱401專利 ) 有效，而被告R.J.Reynolds Tobacco Company並未侵權。
1998年9月15日，原告向美國專利局 ( USPTO ) 提出了649專利之暫時申請案，並在一年之後提出非暫時申請案，而401專利乃為649專利之延續案。於2001年3月20日，當原告獲准了649專利之際，被告併購了原先向原告取得授權的一間菸草公司，並且終止了授權契約，因此，原告在2001年5月向馬里蘭地方法院提告，指控被告侵權其649專利。被告則否認其有侵權之事實，並指出原告因為不正當行為造成專利無法執行，且專利因為不明確、顯而易見、且已被預期以及未揭露最佳實施例而無效。
本案共經歷10年的時間，2009年6月馬里蘭地方法院判決原告之專利無效，且被告並未侵權。而原告不服判決結果，遂上訴到 CAFC，而於2011年8月 CAFC 做出判決。而在本案的眾多爭點之中最具爭議性的恐要屬明確性，在地方法院的審理過程中，被告指稱原告在其專利請求項中所使用的「控制下環境(controlled environment)」一詞屬於不明確，造成該領域具通常知識者無法理解，因為其無法辨別專利請求項中所描述的方法與傳統方法有何區別，此一論點違法院所採信，因此宣告原告敗訴，且專利無效。
但到了此次審理過程中，CAFC引用了Bancorp Serv.,LLC v. Hartford Life Ins. Co.之判例，在該案中法院作出裁示，認為請求項只有在「與整個結構不合或是無法解釋的模糊」之情況下才會構成不明確，又即使請求項所使用的詞彙在理解上有一定的困難度且與解釋為一般人所不認同也不得因此認定為不明確。依此標準，CAFC認為根據雙方的證詞，皆不認為該領域具通常知識者「控制下環境」一詞是無法理解的，爭議反在於是否有辦法執行該專利。
而根據紀錄指出，即使專利中沒有明確的說明具體應調整到何種程度，調整菸草乾燥房的溫度、濕度與氣流是該領域之人原本就具有的知識，且每次乾燥的情形都會有所差異，具體的數據反而是多餘的。因此CAFC裁定專利符合明確性要求。
細究本案之立論根據，會發現訴訟雙方對於明確性所做論證似乎都偏離了原先專利法上的規範。在專利法中，明確性的要求主要是與能否使該領域具通常知識者了解其專利的範圍，避免善意之人犯下侵權行為以及促使技術進步發生之可能。但在本案中，雙方卻將爭議的焦點由專利範圍移轉到可否執行，法院並依此做出判決，此一判決標準的改變對於專利權人以及日後訴訟之影響仍值得持續關注。
資料來源：
Star Scientific Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Company 判決文
Bancorp Serv.,LLC v. Hartford Life Ins. Co. 判決文
http://iip.nccu.edu.tw/app/news.php?Sn=327
國際智財新知
文/政大智財所99級洪于舒
2011年8月26日，美國聯邦巡迴上訴法院 ( CAFC ) 對於爭訟10年之久的Star Scientific Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Company一案作出裁決，判決原告Star Scientific Inc.所持有之系爭專利6,202,649號 ( 下簡稱649專利 ) 與6,425,401號 ( 下簡稱401專利 ) 有效，而被告R.J.Reynolds Tobacco Company並未侵權。
1998年9月15日，原告向美國專利局 ( USPTO ) 提出了649專利之暫時申請案，並在一年之後提出非暫時申請案，而401專利乃為649專利之延續案。於2001年3月20日，當原告獲准了649專利之際，被告併購了原先向原告取得授權的一間菸草公司，並且終止了授權契約，因此，原告在2001年5月向馬里蘭地方法院提告，指控被告侵權其649專利。被告則否認其有侵權之事實，並指出原告因為不正當行為造成專利無法執行，且專利因為不明確、顯而易見、且已被預期以及未揭露最佳實施例而無效。
本案共經歷10年的時間，2009年6月馬里蘭地方法院判決原告之專利無效，且被告並未侵權。而原告不服判決結果，遂上訴到 CAFC，而於2011年8月 CAFC 做出判決。而在本案的眾多爭點之中最具爭議性的恐要屬明確性，在地方法院的審理過程中，被告指稱原告在其專利請求項中所使用的「控制下環境(controlled environment)」一詞屬於不明確，造成該領域具通常知識者無法理解，因為其無法辨別專利請求項中所描述的方法與傳統方法有何區別，此一論點違法院所採信，因此宣告原告敗訴，且專利無效。
但到了此次審理過程中，CAFC引用了Bancorp Serv.,LLC v. Hartford Life Ins. Co.之判例，在該案中法院作出裁示，認為請求項只有在「與整個結構不合或是無法解釋的模糊」之情況下才會構成不明確，又即使請求項所使用的詞彙在理解上有一定的困難度且與解釋為一般人所不認同也不得因此認定為不明確。依此標準，CAFC認為根據雙方的證詞，皆不認為該領域具通常知識者「控制下環境」一詞是無法理解的，爭議反在於是否有辦法執行該專利。
而根據紀錄指出，即使專利中沒有明確的說明具體應調整到何種程度，調整菸草乾燥房的溫度、濕度與氣流是該領域之人原本就具有的知識，且每次乾燥的情形都會有所差異，具體的數據反而是多餘的。因此CAFC裁定專利符合明確性要求。
細究本案之立論根據，會發現訴訟雙方對於明確性所做論證似乎都偏離了原先專利法上的規範。在專利法中，明確性的要求主要是與能否使該領域具通常知識者了解其專利的範圍，避免善意之人犯下侵權行為以及促使技術進步發生之可能。但在本案中，雙方卻將爭議的焦點由專利範圍移轉到可否執行，法院並依此做出判決，此一判決標準的改變對於專利權人以及日後訴訟之影響仍值得持續關注。
資料來源：
Star Scientific Inc. v. R.J.Reynolds Tobacco Company 判決文
Bancorp Serv.,LLC v. Hartford Life Ins. Co. 判決文
http://iip.nccu.edu.tw/app/news.php?Sn=327
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