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美國專利訴訟的司法改革
國際智財新知
張貼人：所專admin ╱ 公告日期：2012-02-08
文/政大智財所99級桂祥豪

猶記今年4月初在Uniloc案[1]時，美國聯邦巡迴上訴法院首席法官，Rader，不僅駁回專家證人的損害賠償鑑定，更推翻了在美國專利訴訟賠償制度上長年沿用的25%經驗法則，而引發了各界的激烈回響，對於美國聯邦巡迴上訴法院在訴訟上的未來動態多有揣測。也因此，Rader於9月27日時，在美國聯邦巡迴律師協會與東德州地區律師協會的聯席會議上，發表其對於專利訴訟未來改革的願景[2]。
Rader首先在演講之中，直接指明了，其認為當前美國專利訴訟中最核心的問題在於過度高昂的訴訟費用，特別是在專利訴訟的發現程序(discovery)之中，所衍生的文書成本。
據此，Rader提出了六種專利訴訟改革的方向：
首先，針對發現程序，Rader法官建議必須針對流程的進行加以控制，以對於發現程序中的文書往來成本達到控制效果，舉例來說，在訴訟時要求企業被告提供全部的文件(production orders)，往往會造成訴訟雙方毫無意義的資料檢閱，進而提高了雙方在文書與時間上的成本。
其次，在專利訴訟的進行上，考量到簡易判決能有效地聚焦雙方爭點，未來在訴訟上將增加使用簡易判決機制來替代傳統的審判，加速糾紛的解決。
其三，在訴訟提起時，律師需以當事人的利益為主軸，在法院的選擇上，應將案件以邏輯的方式分配給全國的各法院，特別是將在專利訴訟上移往具有專業知識的法院進行審理，且規避調先前的共同訴訟風潮。
其四，針對涉及鉅額賠償的爭訟案件，在處理程序上應有別於一般案件，法官應在合理的損害賠償機制下，主動探求當事人對於該案的價值共識。如此一來，對於達成雙方和解的協議亦將有所助益。
其五，法院應預先發佈可靠的專利案件審理規則，以協助當事人能夠事先了解專利訴訟的性質。
最後，針對當前實務上專利流氓的問題，Rader首將專利流氓定義為，藉由行使專利權之方式，以取得遠超過該專利實際價值或對先前技藝之貢獻的和解利益者。對此，Rader認為解決問題的關鍵在於將訴訟成本移轉由提起無意義爭訟者負擔。藉由提高敗訴風險與成本的方式，減少專利流氓現象。
[3]，藉由在電子信件的寄發及當事人調查需符合發現程序目的等控制，以達到精簡電子文件發現程序(e-discovery)的目的，將發現程序的過程限定在重要資訊的收集，而不是毫無限制的釣魚探測。在其演說之後，Rader與聯邦巡迴顧問會議共同針對發現程序研擬一套新的法院規則(model order)

該法院規則的核心目的在於將過度地提供文件請求，進行成本移轉。一般的揭露要求，除非經過特殊請求，否則並不包含電子郵件的揭露。電子郵件揭露的要求將僅限定在特定案件之上，而不會在一般產品或事業的發現程序中進行。根據聯邦巡迴顧問會 議的看法，電子郵件的限制來自於，在專利爭訟案件之中，主要的爭訟爭點與應發現的內容落在四大核心上：專利的內容，受控商品如何運作，先前技藝的內容，以及合適的損害賠償計算。也因此，對訴訟當事人進行大量的電子郵件調查，對於審理相關議題來說毫無助益。

雖然，該項法院規則在訂定時其性質僅屬於建議，非屬強制。但目前根據美國聯邦巡迴上訴法院於本年度11月底所宣判的SYNOPSYS, Inc v. RICOH Company, Ltd.一案，其針對RICOH提出的訴訟成本負擔上訴表達了立場，認為在電子文件發現程序的成本負擔上，應將該項成本移轉由主要發起人RICOH承擔該筆Stratify電子資料庫的使用費用，並暗示在未來的專利訴訟，法院可能會針對發現程序的支出成本目的是否特定進行審查。上開判決內容落實Rader先前會議演講中提及的首要改革方向，對於日後專利訴訟上的司法改革進程頗值觀察。

[1] Uniloc USA, Inc. et al v. Microsoft
[2] The State of Patent Litigation, http://www.patentlyo.com/files/raderstateofpatentlit.pdf，最後瀏覽日：2011/12/04。
[3] AN E-DISCOVERY MODEL ORDER，http://www.patentlyo.com/files/ediscovery-model-order.pdf，最後瀏覽日：2011/12/04。